최근 카페를 운영하는 한 고객이 상표침해  경고장을 받았다고 하면서 필자에게 대응 방안을 문의했다. 고객의 상호와 유사한 상호를 상표로 먼저 등록받은 권리자가 상표권 침해이니 상호를 변경해 달라는 경고장이었다. 등록받은 상표와 고객의 상호가 극히 유사했고, 등록받은 서비스업도 동일했기에 상표권 침해가 성립하는 경우였다. ​ 고객이 카페를 창업한 시기가 상표를 출원한 시점 이후여서 선사용권도 인정될 수 없었고, 상표 출원일 이전에 유사한 상표가 발견되지 않아 상표권에 무효사유도 발견되지 않았다. 마지막으로 해당 상표권이 3년 이상 사용되지 않아 불사용 취소심판을 청구해 취소시킬 수 있는지 살펴보았지만, 상표권자가 등록 상표와 동일한 상호로 카페를 운영하고 있었고, 상표권 등록일로부터 3년의 기간도 경과하지 않은 경우로 불사용 취소심판도 불가능한 상황이었다. ​ ​ ​ ​ 결국 고객에게 상대방 주장대로 상호를 변경하든지 아니면 상대방과 협상을 해 일정한 대가를 지급하고 실시권을 허락받는 방법밖에 없다고 설명했다. 고객은 고민 후에 상호를 변경하기로 결정했고 몇 개의 상표 후보군 명칭을 필자에게 제시했다. 필자는 여러 개의 명칭 중에서 등록 가능성이 높은 명칭을 선별해 고객에게 알려주었고, 고객은 최종적으로 변경할 상호명을 결정했다. 고객은 상호명에 대해 로고 작업을 한 후에 작업이 완료되면 바로 상표출원을 진행하겠다고 알려왔다. ​ 이렇게 타인의 침해 경고장을 받고 상호를 변경하는 경우가 적지 않게 일어난다. 이런 상황을 피하려면... ​ ​

​ ​ 최근 한 고객으로부터 자신의 상호를 타인이 먼저 상표로 출원했다고 연락이 왔다. 프랜차이즈 식당의 주방에서 오랫동안 일했던 고객이 새롭게 식당 창업을 했는데, 한 달도 되지 않아 기존에 일했던 프랜차이즈 식당의 회사 이름으로 자신의 상호가 출원된 것을 확인했다는 것이다. 프랜차이즈 식당에서 고객이 새로운 식당을 창업해서 잘되는 것을 보고 상표를 출원한 것으로 보이는 상황이었다. 이 사안은 사업 초기에 상표가 타인에 의하여 선점된 경우로 선출원주의를 택하고 있는 국내에서 발생할 수 있는 다소 불합리한 상황이다. 이 경우 타인의 상표출원이 나중에 등록되더라도 출원 전부터 선의로 상표를 사용했던 고객은 선사용권으로 상표법상 보호될 수 있다. 다만, 이 경우라도 출원 이후의 프랜차이즈를 통한 영업 확장은 선사용권에 의해 보호될 수 없으므로 타인의 상표출원이 등록되는 것을 막는 것이 여러모로 좋다. 타인의 상표출원이 거절되어야 하는 이유를 심사관에게 제공할 수 있는 절차로는 정보제공과 이의신청이 있다. 심사 중인 경우에는 정보제출서를 내는 ‘정보제공’을 이용할 수 있으며, 심사관이 거절이유를 발견하지 못하여 출원공고결정이 된 경우에는 2개월 이내에 ‘이의신청서’를 제출할 수 있다. ​ 본 사안에서 만약 타인의 상표출원 이전에 상호가 소비자에게 특정인의 출처표시로 인식되고 타인이 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있는 경우에는 상표법 34조 1항 13호를 근거로 정보제공을 할 수 있다. 다만 영업 한 달도 되지 않은 시점에 출원된 것이어서 상표의 주지도를 입증하여야 하고, 주관적 요건인 타인의 부정한 목적을 입증하여야 하는 것도 쉽지 않을 수 있다. ​ 한편 34조 1항 13호 외에 상표 등록여부

상표 선사용권자를 보호하는 내용을 담은 '개정 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법')이 3월 28일 공포되어 9월 29일부터 시행된다. 특허청은 이번 개정 부정경쟁방지법과 관련하여 다음과 같은 사례를 예시하고 있다. 갑이 특허청에 상표등록을 하지 않은 채 A 상표를 사용하여 완구를 판매하였는데, 이후 을이 A 상표와 유사한 상표를 사용하여 완구를 판매하면서 TV광고나 SNS 홍보를 통하여 매출 1위가 되면서 유명해진 후 갑이 을로부터 A 상표를 사용하지 말라는 경고장을 받은 사례이다. ​ 기존 부정경쟁방지법은 선사용권자에 대한 보호규정이 없었기 때문에 법원은 이러한 사례에서 갑에게 선사용권을 인정하지 않았다. 하지만 이는 선의로 상표를 사용하고 있던 선사용자에게 선사용권을 인정하여 보호하는 상표법 제99조와 일치하지 않는다는 점에서 법 개정의 필요성이 지적되곤 했다. 따라서 개정 부정경쟁방지법에서는 선의로 먼저 상표를 사용했다면 뒤늦게 사용된 타인의 상표가 유명해진 경우라도 부정경쟁행위에는 해당하지 않게 된다. ​ ​ ​ 이에 따라 개정 부정경쟁방지법에 미등록 상표 선사용자에 대한 이슈를 정리하면 다음과 같다. 먼저 미등록 선사용 상표가 유명하지 않은 경우, 제3자의 유사한 상표출원은 부정한 목적이 없는 한 등록될 수 있지만, 선사용자는 상표법상 선사용권에 의해 보호될 수 있다. 제3자가 상표출원을 하지 않았지만, 사용에 의해 유명해진 경우라도 부정경쟁방지법상 선사용권에 의해 역시 보호될 수 있다. ​ 다음으로 미등록 선사용 상표가 유명한 경우, 제3자가 유사한 상표출원을 하게 되면 선사용 상표의 주지성으로 거절된다. 오히려 선사용권자는 뒤늦게라도 자신의 상표를 출원하여

필자는 이전 칼럼에서 기업이 새로운 제품 또는 서비스를 출시하는 경우 특허침해분석(FTO 분석, Freedom to Operate)이 필수적임을 설명한 바 있다. 즉, 새로운 제품이나 서비스가 타인의 특허권의 침해가 아니어야 안정적인 사업을 영위할 수 있기 때문이다. 이전 칼럼에서는 분석 대상이 되는 특허가 등록 특허, 공개 특허 및 미공개 특허인지에 따른 분석 방법을 설명하였는데 이번 칼럼에서는 공개 특허에 대한 좀 더 세부적인 분석 방법을 살펴본다. ​ 간혹 고객 중에는 자신의 기술과 관련된 특허가 거절되었기 때문에 해당 기술을 자유롭게 실시할 수 있는 것이 아니냐고 묻는 경우가 있다. 아쉽지만 그렇지 않다. 특허가 거절되었다는 것은 해당 특허의 출원일 이전에 유사한 선행 기술이 공개되어 해당 특허가 등록될 수 없다는 것을 의미할 뿐 해당 특허가 누구나 사용할 수 있는 기술임을 의미하는 것이 아니기 때문이다. ​ ​ ​ ​ FTO 분석에서 가장 중요한 것은 분석 당시에 사용하고자 하는 기술과 관련되는 등록 특허의 존재 여부이다. 거절된 특허는 애초에 등록된 특허가 존재하지 않기에 FTO 분석에서 유의미한 정보를 제공하지 않는다. 오히려 중요한 것은 거절된 특허의 심사 시 인용됨 선행 문헌 중에 포함된 등록 특허에 대한 권리범위 분석이다. ​ 그렇다면 어떤 특허 정보로부터 자유 실시 가능한 기술을 파악할 수 있을까? 정답은 소멸된 특허 정보이다. 등록된 특허가 소멸되면 해당 특허의 청구항에 포함된 기술은 누구나 자유로이 실시할 수 있따. 특허는 출원일로부터 20년간 존속하는데 이 기간이 만료되거나 그 이전에라도 특허 유지료를 납부하지 않는 경우에 소멸될 수 있다. 따라서, 불필요한 특허 분쟁의